Die Einreichung einer Offenlegungserklärung sollte eine routinemäßige Compliance-Aufgabe sein. Doch wenn es um die Berechnung der damit verbundenen USPTO-Gebühren geht, ist es gerade bei dieser „Routineaufgabe“, bei der überraschend viele Unternehmen Geld verlieren – entweder durch die Überzahlung von Gebühren, die gar nicht geschuldet waren, oder durch Unterzahlung, wodurch die Anmeldung später einem Gebührenmangel ausgesetzt ist. Der Grund dafür ist fast immer derselbe: eine falsche Zählung der Gesamtzahl der vom Anmelder angeführten Referenzen, die die Gebührensätze gemäß 37 CFR 1.17(v) bestimmt.
Hier sind die drei Fehler, die wir am häufigsten beobachten, die aktuellen Gebührenbeträge des USPTO sowie Tipps, wie Sie diese Fehler vermeiden können.
Ein kurzer Überblick über die anfallenden Gebühren
Bevor wir uns mit den Fehlern befassen, ist es hilfreich, die genauen Zahlen vor Augen zu haben. Die Einreichung eines IDS selbst kostet – sofern gemäß 37 CFR 1.97(b) oder (c) eine Gebühr anfällt – 280 US-Dollar für ein nicht rabattberechtigtes (großes) Unternehmen, 112 US-Dollar für ein kleines Unternehmen und 56 US-Dollar für ein Kleinstunternehmen gemäß 37 CFR 1.17(p).
Ein weiterer, oft übersehener Punkt ist die Größengebühr gemäß 37 CFR 1.17(v), die sich nach der Gesamtzahl der vom Anmelder in einer Anmeldung angeführten Referenzen richtet, unabhängig von der oben beschriebenen 1,97-Fenstergebühr:
- 37 CFR 1.17(v)(1): 200 US-Dollar, wenn die Gesamtzahl der vom Anmelder angeführten Referenzen 50 übersteigt, jedoch 100 nicht überschreitet.
- 37 CFR 1.17(v)(2): 500 US-Dollar, abzüglich aller zuvor gemäß diesem Abschnitt gezahlten Beträge, wenn die kumulierte Anzahl 100 übersteigt, jedoch 200 nicht überschreitet.
- <37 CFR 1.17(v)(3): $800, less any amount previously paid under this section, when the cumulative count exceeds 200.
Entscheidend ist, dass diese drei Gebührenstufen pauschal sind – sie variieren nicht je nach Unternehmensgröße, wie es bei der Einreichungsgebühr gemäß 1.17(p) der Fall ist. Sowohl ein kleines als auch ein großes Unternehmen, das die Schwelle von 100 Referenzen überschreitet, müssen jeweils denselben Betrag von 500 Dollar entrichten (abzüglich bereits gezahlter Beträge). Genau diese Tatsache ist die Ursache für den ersten der im Folgenden aufgeführten Fehler.
Fehler Nr. 1: Die Annahme, dass in der Quelle zitierte Literaturangaben nicht auf die Gebühr für den Umfang des IDS angerechnet werden
Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass in einer Stammanmeldung zitierte und berücksichtigte Referenzen automatisch aus der Berechnung der IDS-Gebühr in einer Fortsetzungs- oder Teilanmeldung ausgeschlossen werden. Tatsächlich behandelt das USPTO diese in der Stammanmeldung zitierten Referenzen jedoch als vom Anmelder für die Folgeanmeldung angeführte Referenzen, sofern sie in einer für die Folgeanmeldung eingereichten IDS enthalten sind, und sie werden auf die Gesamtzahl angerechnet, anhand derer die IDS-Gebühr gemäß 37 CFR § 1.17(v) ermittelt wird.
Bevor Sie in einer Fortsetzungs- oder Teilanmeldung eine IDS einreichen, prüfen Sie sorgfältig, welche Referenzen tatsächlich erneut vorgelegt werden müssen. Die Aufnahme unnötiger Referenzen kann die Gesamtzahl der Referenzen erhöhen und möglicherweise höhere Gebühren für den Umfang der IDS nach sich ziehen. Durch die Führung einer gut organisierten Aufzeichnung zuvor zitierter Referenzen und die Einreichung nur derjenigen, die für die Unteranmeldung erforderlich sind, lassen sich unnötige Anmeldekosten vermeiden und gleichzeitig die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen.
Fehler Nr. 2: Den Überblick über die laufende kumulierte Anzahl der Anmeldungen verlieren
Die Gebührenstufen gemäß 1.17(v) sind kumulativ angelegt: 1.17(v)(2) und 1.17(v)(3) werden „abzüglich aller zuvor gezahlten Beträge“ gemäß diesem Abschnitt berechnet. Hat ein Unternehmen bereits die Gebühr von 200 Dollar für die Stufe mit 50 Referenzen entrichtet und führt ein späteres IDS dazu, dass die Anzahl der Referenzen im Antrag 100 übersteigt, beträgt die fällige Gebühr 500 Dollar abzüglich der bereits gezahlten 200 Dollar – und nicht erneut 500 Dollar.
Der Fehler entsteht, wenn Unternehmen jede IDS-Einreichung als isoliertes Ereignis behandeln, anstatt die laufende Gesamtsumme über die gesamte Laufzeit der Anmeldung hinweg zu erfassen. Ohne eine lückenlose, genaue Erfassung der kumulierten Verweise und bereits gezahlten Gebühren kann es leicht zu Überzahlungen kommen, obwohl eigentlich eine Gutschrift fällig gewesen wäre, oder es kann übersehen werden, dass ein Schwellenwert überhaupt überschritten wurde, weil niemand die Verweise aus fünf oder sechs separaten Einreichungen im Rahmen einer seit langem anhängigen Anmeldung zusammengerechnet hat.
Fehler Nr. 3: Die Gebühren für die IDS-Größe nicht berücksichtigen
Zwar berechnet und erhebt das USPTO die entsprechenden IDS-Gebühren bei der elektronischen Einreichung automatisch, doch sollten Kanzleien sicherstellen, dass auf ihrem USPTO-Einzahlungskonto oder über die zur Einreichung verwendete Zahlungsmethode ausreichend Guthaben vorhanden ist. Dies ist besonders wichtig bei umfangreichen IDS-Einreichungen, die die gestaffelten Gebühren gemäß 37 CFR § 1.17(v) auslösen. Unzureichendes Guthaben kann die erfolgreiche Einreichung in einer entscheidenden Phase des Verfahrens verzögern oder verhindern. Die Überprüfung der verfügbaren Mittel vor der Einreichung hilft, unnötige Unterbrechungen des Einreichungsprozesses zu vermeiden und den IDS-Prozess im Zeitplan zu halten.
So vermeiden Sie alle drei Fehler
Der Schlüssel zur Vermeidung dieser häufigen Fehler bei der Einreichung von IDS-Erklärungen liegt darin, eine genaue, anmeldungsspezifische Aufzeichnung der vom Anmelder angeführten Referenzen zu führen, zu verstehen, welche Referenzen auf die kumulative IDS-Gesamtzahl angerechnet werden, und sicherzustellen, dass vor der Einreichung die richtige Gebührenstufe ermittelt wird. Dies manuell für ein großes Patentportfolio durchzuführen, ist ein sich wiederholender, detailintensiver Prozess, der leicht zu Fehlern führen kann.
Max-IDS trägt zur Optimierung dieses Prozesses bei, indem es für jede Anmeldung eine kumulative Zählung der von den Anmeldern angeführten Referenzen führt und vor der Einreichung die jeweils geltende IDS-Gebührenstufe anzeigt. Bei der elektronischen Einreichung ermittelt das USPTO automatisch die tatsächlich fällige Gebühr einschließlich etwaiger Gutschriften für zuvor bezahlte Gebührenstufen und berechnet den endgültigen zu zahlenden Betrag. Max-IDS hilft Kanzleien dabei, zu erkennen, wann eine Größengebühr anfallen könnte, damit sie sich entsprechend vorbereiten und sicherstellen können, dass für die Einreichung ausreichende Mittel zur Verfügung stehen.
Um ein tieferes Verständnis der Anforderungen an die Einreichung von IDS zu erlangen, lesen Sie unseren Leitfaden zu IDS-Einreichungen beim USPTO, in dem das gesamte Regelwerk gemäß 37 CFR § 1.97 erläutert wird, einschließlich Einreichungsfristen, Gebührenvorschriften und bewährter Verfahren zur Einhaltung der Vorschriften.
Häufig gestellte Fragen
Was löst die Gebühr für die IDS-Umfangserklärung gemäß 37 CFR 1.17(v) beim USPTO aus?
Die Seitenzahlgebühr wird fällig, wenn die Gesamtzahl der vom Anmelder in einer Anmeldung angeführten Literaturangaben 50 übersteigt. Bei mehr als 50, aber weniger als 100 Literaturangaben fällt eine Gebühr von 200 US-Dollar an; bei mehr als 100, aber weniger als 200 Literaturangaben beträgt die Gebühr 500 US-Dollar abzüglich bereits gezahlter Beträge; und bei mehr als 200 Literaturangaben beträgt die Gebühr 800 US-Dollar abzüglich bereits gezahlter Beträge.
Müssen kleine Unternehmen eine ermäßigte Gebühr für die USPTO-IDS-Größe entrichten?
Nein. Im Gegensatz zur Grundgebühr für die Einreichung eines IDS gemäß 37 CFR 1.17(p), die für kleine und Kleinstunternehmen ermäßigt ist, handelt es sich bei den Größenabhängigen Gebühren gemäß 37 CFR 1.17(v)(1) bis (v)(3) um Pauschalbeträge in Höhe von 200, 500 bzw. 800 US-Dollar, die unabhängig von der Unternehmensgröße sind.
Sollten in einer Stammanmeldung zitierte Literaturangaben bei der Berechnung des Schwellenwerts für die Gebühr nach dem Umfang der IDS in einer Fortsetzungsanmeldung berücksichtigt werden?
Ja – sofern sie in einer IDS enthalten sind, die für die Fortsetzungs- oder Teilanmeldung eingereicht wurde. Das USPTO behandelt alle im IDS der Tochteranmeldung eingereichten Referenzen als kumulative, vom Anmelder für diese Anmeldung angeführte Referenzen, einschließlich derjenigen, die zuvor in der Stamm-Anmeldung angeführt wurden. Folglich werden diese Referenzen bei der Feststellung berücksichtigt, ob die Schwellenwerte für die IDS-Gebühren gemäß 37 CFR § 1.17(v) erreicht wurden. Bevor in der Stammanmeldung angeführte Referenzen erneut eingereicht werden, sollten Kanzleien sorgfältig prüfen, ob dies erforderlich ist, da dies die kumulierte Referenzanzahl erhöhen und eine höhere Gebühr für den Umfang des IDS auslösen könnte.
