Die Strategie bei der Recherche zur Ungültigkeit von Patenten ändert sich
Recherchen zur Ungültigkeit von Patenten müssen von Anfang an umfassender, strategischer und besser begründbar sein.
Die Zeiten, in denen man sich darauf verlassen konnte, im Nachhinein noch aussagekräftigere Stand der Technik-Informationen zu finden, könnten bald vorbei sein.Was ist eine Recherche zur Ungültigkeit von Patenten?
Eine Patentnichtigkeitsrecherche ist eine umfassende Untersuchung, die durchgeführt wird, um den Stand der Technik zu ermitteln, der die Gültigkeit eines erteilten Patents in Frage stellen könnte.
Das Ziel besteht darin, Beweise dafür zu finden, dass die patentierte Erfindung:
- Nicht neu
- Angesichts der vorhandenen Technologien liegt das auf der Hand
- Vor dem Prioritätsdatum des Patents bereits offenbart
Nichtigkeitsrecherchen werden üblicherweise in folgenden Bereichen durchgeführt:
- Patentstreitigkeiten
- Inter-Partes-Review-Verfahren (IPR)
- Patentwiderspruchsverfahren
- Lizenzverhandlungen
- „Freedom to Operate“ (FTO)-Strategie
- Patentstreitigkeiten im Wettbewerb
Die Qualität und Vollständigkeit einer Nichtigkeitsrecherche sind oft ausschlaggebend für die Wirksamkeit einer umfassenden Strategie zur Anfechtung eines Patents.
Der regulatorische Kern: Was das USPTO ändert
Im Mittelpunkt dieser Entwicklung stehen die Bemühungen des USPTO, wiederholte Anfechtungen einzudämmen. In der Verordnung wird betont, dass sich das IPR-Verfahren auf Ansprüche konzentrieren sollte, die zuvor noch nicht geprüft wurden. Das bedeutet, dass künftige Anträge bereits in der Einleitungsphase abgelehnt werden können, sobald ein Anspruch bereits vor der PTAB oder vor Gericht angefochten wurde.
Jüngste Vorschläge des USPTO zur Aktualisierung von 37 CFR Teil 42sowie die sich weiterentwickelnden Leitlinien der PTAB spiegeln eine stärkere Ausrichtung auf die Eindämmung wiederholter Anfechtungen der Gültigkeit wider. Aufbauend auf den bestehenden Befugnissen gemäß 35 U.S.C. § 325(d)erhöhen diese Entwicklungen den Druck auf die Antragsteller, ihre stichhaltigsten Argumente gleich zu Beginn vorzubringen, was die strategische Bedeutung von Inter-Partes-Review-Verfahren steigert.
PTAB-Beispiel: Aufeinanderfolgende Anträge und die Ermessensentscheidung gemäß 35 U.S.C. § 325(d)
Ein eindrucksvolles Beispiel für eine Ermessensentscheidung gemäß 35 U.S.C. § 325(d) ist Advanced Bionics, LLC gegen Med-El Elektromedizinische Geräte GmbH (IPR2019-01469, PTAB, 13. Februar 2020). In diesem Fall hat die PTAB einen zweiteiligen Rahmen zur Beurteilung der Einleitung einer Inter-Partes-Überprüfung festgelegt.
Die Kammer prüft zunächst, ob dem USPTO bereits zuvor derselbe oder im Wesentlichen ähnlicher Stand der Technik oder ähnliche Argumente vorgelegt wurden. Anschließend beurteilt sie, ob der Antragsteller einen wesentlichen Fehler in der früheren Beurteilung durch das Amt nachgewiesen hat.
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann der Antrag auch dann abgelehnt werden, wenn neue Argumente vorgebracht werden, was die Beschränkungen für wiederholte Anfechtungen weiter verschärft.
Ebenso in Becton, Dickinson & Co. gegen B. Braun Melsungen AG (IPR2017-01586, PTAB, 15. Dezember 2017) hob die Kammer Faktoren wie Überschneidungen im Stand der Technik und in den Argumentationen, die bisherige Prüfungshistorie beim USPTO sowie die Frage hervor, ob der Antrag frühere Ungültigkeitstheorien effektiv wiederverwendet.
Die Entscheidung bekräftigt, dass das Inter-Partes-Überprüfungsverfahren nicht dazu gedacht ist, dieselben Gültigkeitsfragen wiederholt zu prüfen, sondern eine effiziente und gezielte Überprüfung zu ermöglichen.
Zusammengenommen verdeutlichen diese Entscheidungen, dass sich die PTAB zunehmend auf Grundsätze der Ermessensentscheidung bei der Ablehnung stützt.
Die Ära des traditionellen Schutzes geistigen Eigentums im Vergleich zur sich entwickelnden Praxis der PTAB und des USPTO
| Die Ära der traditionellen Rechte des geistigen Eigentums (vor dem Wandel) | Neue Ausrichtung der PTAB und des USPTO |
|---|---|
| Iterative Verfeinerung der Ungültigkeitsfeststellung über mehrere Anmeldungen hinweg | Eine Strategie mit vorgezogener Darstellung und Einzelargumenten, bei der alle Argumente gleich zu Beginn dargelegt werden |
| In späteren Einspruchsverfahren kann neuer Stand der Technik vorgebracht werden | Neue oder kumulative Erfindungsmerkmale können gemäß § 325(d) und den Grundsätzen der Ermessensablehnung zurückgewiesen werden. |
| Flexiblere Bearbeitung von Anträgen | Verstärkte Inanspruchnahme der Ermessensverweigerung |
| Ältere Patente konnten während ihrer gesamten Laufzeit angefochten werden | Stärkere Berücksichtigung von „feststehenden Erwartungen“ bei der Beurteilung von Anfechtungen älterer Patente in fortgeschrittenen Verfahrensstadien |
| Reaktive, prozessbedingte Recherchen | Frühzeitige, umfassende Integration vor Beginn der Forschungs- und Entwicklungsphase |
Strategische Risiken und Auswirkungen für IP-Rechtsberater
In diesem Umfeld entwickelt sich die Ungültigkeitsrecherche (IVS) von einer unterstützenden juristischen Aufgabe zu einer zentralen strategischen Funktion bei der Produkt- und IP-Entscheidungsfindung.
Vollständigkeit
- Risiko: Eine unvollständige Erfassung des Stands der Technik kann zu einer Ermessensentscheidung über die Zurückweisung oder zu schwachen Nichtigkeitsargumenten führen
- Folgerung: IVS muss über selektive Überprüfungen hinausgehen und eine umfassende globale Abdeckung gewährleisten
Zeitplanung
- Risiko: Reaktive Recherchen können dazu führen, dass frühzeitige strategische Anmeldemöglichkeiten verpasst werden oder spätere Anfechtungen ungültig werden.
- Folgerung: IVS sollte frühzeitig in den F&E-Lebenszyklus eingebunden werden
Integration mit FTO
- Risiko: Eine getrennte Behandlung von IVS und FTO kann zu einer fragmentierten IP-Strategie führen
- Folgerung: Für eine schlüssige Risikobewertung wird eine kombinierte Analyse zunehmend notwendig.
Endgültigkeit
- Risiko: Eingeschränkte Möglichkeit, Streitpunkte im späteren Verlauf des PTAB-Verfahrens zu „klären“
- Folgerung: Eine Strategie, bei der die Ungültigkeit bereits zu Beginn geltend gemacht wird, ist bereits in der Anmeldephase von entscheidender Bedeutung
Vorgaben für die Strategie zur Prüfung auf Nichtigkeit:
Die sich abzeichnende „One-and-Done“-Realität führt zu folgenden zentralen Anforderungen an IVS:
- Ausschlüsse aus dem Stand der Technik: Der Schwerpunkt liegt auf der Identifizierung nicht zitierter Stand-der-Technik-Informationen in der weltweiten Patent- und Nicht-Patentliteratur, die während des Patentverfahrens bisher nicht berücksichtigt wurden.
- Potenzial für gezielte Kombinationen: Erstellung aussagekräftiger Kombinationen von Referenzen, wobei in der Regel Kombinationen aus zwei oder mehr Referenzen erforderlich sind, um unabhängige Ansprüche zu entkräften (Argumente auf der Grundlage der Offensichtlichkeit), wobei häufig zusätzliche Referenzen für abhängige Ansprüche benötigt werden, um den Schutzumfang zu stärken.
- Umfassender Umfang: Die Recherchen müssen umfassend sein und sich auf die weltweite Patentliteratur, veröffentlichte Patentanmeldungen sowie Nicht-Patentliteratur erstrecken, um die Chancen zu maximieren, entscheidende, nicht kumulative Stand der Technik-Informationen zu finden.
Die geschäftlichen Auswirkungen fehlender Stand der Technik-Informationen
Die Folgen einer unvollständigen Nichtigkeitsrecherche können erheblich sein.
Unternehmen können mit folgenden Herausforderungen konfrontiert sein:
- Verpasste Gelegenheiten, Sperrpatente anzufechten
- Gestiegene Prozesskosten
- Schwächere Verhandlungspositionen
- Verzögerte Produkteinführungen
- Langfristige Wettbewerbsnachteile
In einem Umfeld, in dem Wiederholungsversuche möglicherweise schwieriger werden, kann das Fehlen einer entscheidenden Referenz langfristige Folgen haben.
Keine zweite Chance: Die Kosten für das Übersehen von Stand der Technik waren noch nie so hoch
Vor dem Hintergrund der durch die Regelungsmaßnahmen des USPTO und die im Federal Register veröffentlichten laufenden Vorschläge geprägten Rahmenbedingungen wandeln sich Anfechtungen der Gültigkeit von einem iterativen Prozess hin zu einer entschlossenen, frühzeitig ansetzenden Strategie, die von Beginn an Präzision und Vollständigkeit erfordert.
Für Innovatoren sind die Konsequenzen klar. Die Folgen des Übersehens entscheidender Stand der Technik beschränken sich nicht mehr nur auf eine abgelehnte Beschwerde; sie können die Möglichkeit, ein Patent anzufechten, dauerhaft zunichte machen.
„Es gibt kaum Spielraum für zweite Chancen. Die Ungültigkeitsprüfung muss auf Anhieb stimmen.“
Die Dienstleistungen von MaxVal im Bereich der Patentnichtigkeitsrecherche bieten genau diese Möglichkeit. Durch die Kombination von Expertenanalysen mit fortschrittlichen KI-gestützten Tools führen wir umfassende Recherchen in der weltweiten Patent- und Nicht-Patentliteratur durch, um den Stand der Technik aufzudecken, der in direktem Zusammenhang mit den streitigen, geltend gemachten Ansprüchen steht. Das Ergebnis sind klare, fundierte und strategisch wertvolle Beweise für Rechtsstreitigkeiten und Entscheidungen im Bereich des geistigen Eigentums.
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Recherchen zur Patentnichtigkeit sind nur ein Bestandteil einer effektiven IP-Strategie. Unternehmen, die durchweg bessere IP-Entscheidungen treffen, kombinieren in der Regel Recherchen zum Stand der Technik, Freedom-to-Operate-Analysen (FTO), Patentierbarkeitsbewertungen, Recherchen zur Patentnichtigkeit, Untersuchungen zur Patentlandschaft und Patentanalysen, um sich ein umfassendes Bild von den technologischen Risiken und Chancen zu verschaffen.
Um mehr zu erfahren, lesen Sie unseren Leitfaden: Patentrecherche und -analyse: Ein umfassender Leitfaden für IP-Teams in Unternehmen. Darin werden die wichtigsten Such- und Analyseansätze erläutert und erklärt, wie diese Innovation, Rechtsstreitigkeiten und geschäftliche Entscheidungsfindung unterstützen.
