Unnötige Kosten eliminieren:
1. Überprüfung der Erheblichkeit für die Patentierbarkeit der bestehenden Ansprüche: Es ist wichtig, dass die Anwälte/Anmelder vor der Einreichung der Anmeldung die Verweise auf ihre Erheblichkeit für die Patentierbarkeit der bestehenden Ansprüche überprüfen. Führen Sie außerdem eine gute Recherche zum Stand der Technik oder zur Voranmeldung durch, um alle relevanten Referenzen zu ermitteln und sie zu zitieren, wodurch die RCE-Gebühr in der Phase des Zulassungsbescheids vermieden werden kann.
2. Reichen Sie die IDS innerhalb der ersten drei Monate ein: Eine IDS kann ohne zusätzliche Kosten innerhalb von drei Monaten nach dem Anmeldetag einer nationalen/ursprünglichen Anmeldung (mit Ausnahme von Anmeldungen zur Fortsetzung des Verfahrens) oder vor dem Eingang des ersten Bescheids eingereicht werden. Dies hilft auch dem Prüfer, die Anmeldung im Hinblick auf die eingereichte IDS zu überprüfen.
3. Prüfen Sie das Veröffentlichungs-/Prioritätsdatum der Referenzen mit dem Prioritätsdatum der Anmeldung: In manchen Fällen versäumen es die Anmelder/Anwälte, das Veröffentlichungsdatum der Referenzen mit dem Prioritätsdatum der Anmeldung abzugleichen, was zu unnötigem Zeit- und Kostenaufwand für die Prüfung durch den Anwalt führt. Um eine solche Situation zu vermeiden, ist es ratsam, das Veröffentlichungs-/Prioritätsdatum der Verweise mit dem frühesten Anmeldetag der Anmeldung zu vergleichen.
4. Vermeiden Sie die Einreichung von ausländischen Gegenstücken als Referenzen: Manchmal möchten der Anmelder/die Anwälte bei allen Referenzen auf Nummer sicher gehen und ausländische Gegenstücke der entsprechenden US-Referenz als Referenz einreichen. Es wird empfohlen, diese Praxis der Einreichung ausländischer Gegenstücke als Referenzen derselben Familie zu vermeiden, da dies unnötige Kosten/Aufwand verursacht.
5. Führen Sie Referenzen aus anderen Rechtsordnungen an: Es wird empfohlen, Prior Arts aus anderen Gerichtsbarkeiten innerhalb von 3 Monaten (nachdem Sie davon Kenntnis erlangt haben) beim USPTO einzureichen, und es fallen keine Gebühren an, wenn sie innerhalb von drei Monaten eingereicht werden.
Vermeiden Sie überflüssigen Aufwand:
6. Referenzen für Kontinuitätsanmeldungen: Standardmäßig berücksichtigt der Prüfer bei der Prüfung einer Kontinuitätsanmeldung Informationen, die vom Amt in einer Stammanmeldung berücksichtigt wurden,
- Fortsetzungsantrag gemäß 37 CFR 1.53 eingereicht
- eine nach 37 CFR 1.53 eingereichte Teilanmeldung oder
- Teilfortsetzungsantrag gemäß 37 CFR 1.53 eingereicht
Sie müssen sie nur dann erneut zitieren, wenn Sie/Ihr Anwalt sie auf der Vorderseite des Patents anzeigen müssen.
7. Es muss regelmäßig (monatlich) überprüft werden, ob neue Hinweise vorliegen, um einen RCE in der Zulassungsphase zu vermeiden: Wenn die IDS nach Zahlung der Erteilungsgebühr eingereicht werden, wird der Prüfer sie im Allgemeinen nur berücksichtigen, wenn ein RCE eingereicht wird. Dies verursacht nicht nur zusätzliche Gebühren, sondern verzögert auch das Verfahren.
Bleiben Sie sauber und sachdienlich:
8. Es ist wichtig, kumulative Veröffentlichungen zu prüfen und zu entfernen: Es ist ratsam, kumulative Veröffentlichungen (korrespondierende Veröffentlichung in einer anderen Rechtsordnung) von bereits zitiertem Stand der Technik zu entfernen, insbesondere bei der Überprüfung des Falles während der Erteilung (Issue Fee Review - Checkliste, die im nächsten Beitrag erläutert wird). Dieser Prozess der Überprüfung und Entfernung kumulativer Referenzen kann zu einer sauberen IDS führen und eine RCE in der NOA-Phase vermeiden.
9. Die Bedeutung der Erstellung einer Matrix der in verwandten/mitangemeldeten Anmeldungen angeführten/vorgelegten Referenzen: Die Offenlegungspflicht besteht darin, dem PTO alle Informationen zu übermitteln, die dem Anmelder bekannt sind und die ein Prüfer bei der Prüfung der betreffenden Anmeldung für wichtig halten würde. Dies gilt insbesondere für die in allen verwandten (genealogischen und/oder sachlichen) Anmeldungen angeführten Referenzen. Auch die Erstellung einer Referenzmatrix für eine Familie von Anmeldungen (sogar in Excel) kann helfen, keine Referenz zu übersehen.
Beschleunigen Sie die Prüfung:
10. Das Pilotprogramm Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS): Es ist Teil der laufenden Bemühungen des USPTO um eine kompakte Verfolgung und eine Verringerung der Anhängigkeit. Der Vorteil des QPIDS-Pilotprogramms des USPTO besteht darin, dass IDS ohne ein RCE eingereicht werden können, nachdem die Ausgabegebühr entrichtet wurde. Dadurch wird das Prüfungsverfahren beschleunigt, und außerdem wird die RCE-Gebühr zurückerstattet, wenn der Prüfer feststellt, dass die Referenzen nicht überzeugend genug für eine Wiederaufnahme des Verfahrens sind.
MaxVal bietet Max-IDS, ein eigenständiges Softwareprodukt, eine einfach zu bedienende, integrierte und anpassbare Umgebung für juristische Abläufe, um Patentreferenzen gemeinsam zu verwalten und IDS mit wenigen Klicks zu erstellen. Kunden können auch die Migrations- und Datenpflegedienste von MaxVal in Anspruch nehmen.
