Wenn Sie als Rechtsassistent für die Erstellung einer Offenlegungserklärung (Information Disclosure Statement, IDS) zuständig sind, wissen Sie bereits, dass dies selten eine Aufgabe ist, die in fünfzehn Minuten erledigt ist. Zwischen dem Sammeln von Referenzen aus verschiedenen Quellen, der Überprüfung von Unternehmens- und Gebührenangaben, dem korrekten Ausfüllen der Formulare und der Aufbereitung aller Unterlagen für die Einreichung über EFS-Web kann eine einzige IDS einen erheblichen Teil eines Arbeitstages in Anspruch nehmen, und jedes übersehene Detail kann dazu führen, dass die Einreichung zurückgewiesen wird oder – schlimmer noch – dass eine wesentliche Referenz gänzlich in den Unterlagen fehlt.
Diese Checkliste gliedert den Prozess in einzelne Schritte, die erfahrene Rechtsassistenten tatsächlich der Reihe nach befolgen, damit unter Termindruck nichts übersehen wird.
Schritt 1: Sammeln Sie alle Quellenangaben aus allen Quellen
Beginnen Sie damit, Referenzen aus all den Bereichen zu sammeln, in denen sich Materialkunst gerne versteckt, und nicht nur aus dem offensichtlichsten:
- Formulare zur Offenlegung von Erfindungen sowie etwaige anschließende Befragungen der Erfinder.
- Recherchenberichte und Bescheide aus entsprechenden ausländischen Anmeldungen (eine häufige Quelle für neu relevante NPL- und ausländische Patentzitate).
- Der Stammbaum der zugehörigen US-Anmeldungen – Mutter-, Schwester- und Fortsetzungsanmeldungen –, um zu unterscheiden, was bereits in den Akten vermerkt ist und was neu ist.
- Prozessakten zu allen damit zusammenhängenden Patenten, in denen die Nichtigkeitsargumente der gegnerischen Prozessbevollmächtigten häufig Stand der Technik aufzeigen, den das Anmeldeverfahren-Team noch nicht kennt.
- Alle Verweise, die die Kanzlei in einem früheren IDS für dieselbe Anmeldung angeführt hat, um eine doppelte Auflistung zu vermeiden.
Schritt 2: Überprüfen Sie die Vollständigkeit jeder Referenz
Vergewissern Sie sich für jeden Punkt auf der Liste, dass Sie über die vom USPTO tatsächlich geforderten Unterlagen verfügen:
- Geben Sie für jedes US-Patent und jede veröffentlichte Anmeldung die korrekten Veröffentlichungs- oder Patentnummern sowie die korrekten Daten an (Kopien sind hierfür nicht erforderlich, da das USPTO bereits über diese verfügt).
- Eine gut lesbare Kopie jedes ausländischen Patentdokuments und jeder nichtpatentrechtlichen Literaturquelle, sofern diese nicht bereits in einer früheren IDS-Mitteilung im Rahmen derselben Anmeldung eingereicht wurde oder anderweitig von der Einreichungspflicht befreit ist.
- Eine prägnante, präzise Übersetzung ins Englische oder eine Erklärung zur Relevanz, sofern die Relevanz einer fremdsprachigen Quelle nicht anderweitig ersichtlich ist, da die Prüfer keine Entscheidung auf der Grundlage eines Dokuments treffen können, das sie nicht bewerten können.
Schritt 3: Ermittlung des anwendbaren Zeitraums gemäß 37 CFR 1.97
Bevor Sie die Formulare ausfüllen, vergewissern Sie sich, in welcher Phase sich diese Anmeldung befindet: innerhalb von drei Monaten nach Einreichung oder vor dem ersten Amtsbescheid (Fenster (a), keine Gebühr und keine Beglaubigung); danach, aber vor der endgültigen Entscheidung, der Erteilung oder einem Quayle-Bescheid (Fenster (b), Gebühr oder Beglaubigung); oder nach der endgültigen Entscheidung, der Erteilung oder einem Quayle-Bescheid, aber vor Zahlung der Erteilungsgebühr (Fenster (c), sowohl Gebühr als auch Beglaubigung). Eine falsche Angabe ist der häufigste Grund dafür, dass ein vollständig ausgefülltes IDS-Paket bei der Einreichung abgelehnt wird.
Schritt 4: Berechnen Sie die korrekte Gebühr
Falls eine Gebühr anfällt, bestätigen Sie den Status der Einrichtung (ohne Ermäßigung, Kleinunternehmen oder Kleinstunternehmen) für die Einreichungsgebühr gemäß 37 CFR 1.17(p). Überprüfen Sie außerdem die Gesamtzahl der vom Anmelder angeführten Referenzen anhand der in 37 CFR 1.17(v) festgelegten Schwellenwerte für die Größenabhängige Gebühr (50, 100 und 200 Referenzen); diese Gebühren sind pauschal und unabhängig von der Größe des Unternehmens, und Referenzen, die bereits in einer Stammanmeldung angeführt wurden, sollten im Allgemeinen nicht zur Gesamtzahl dieser Anmeldung gezählt werden. Wurden diese Referenzen der übergeordneten Anmeldung in einer IDS in der untergeordneten Anmeldung zitiert, sollten sie zur Gesamtzahl der untergeordneten Anmeldung gezählt werden.
Schritt 5: Erstellen Sie gegebenenfalls die Bescheinigung
Wenn Sie sich anstelle der Gebühr oder zusätzlich zu dieser auf eine Bescheinigung gemäß 37 CFR 1.97(e) stützen, vergewissern Sie sich, dass die zugrunde liegenden Tatsachen belegen, dass jede in der IDS genannte Referenz entweder innerhalb der letzten drei Monate von einer ausländischen Behörde zitiert wurde oder andernfalls bis vor weniger als drei Monaten niemandem bekannt war, der zur Offenlegung verpflichtet war. Überprüfen Sie zunächst die Sachverhalte und verfassen Sie dann die Erklärung.
Schritt 6: Füllen Sie die Formulare SB/08A und SB/08B sorgfältig aus
Füllen Sie die IDS-Formulare des USPTO sorgfältig aus: US-Patente und Anmeldungsveröffentlichungen auf dem Formular SB/08A, ausländische Patentdokumente und NPL auf dem Formular SB/08B – alternativ können Anmelder den gesamten Stand der Technik im Formular SB/08 angeben. Überprüfen Sie noch einmal, ob Veröffentlichungsnummern, Artcodes und Datumsangaben genau so übertragen wurden, wie sie im Quelldokument erscheinen – vertauschte Ziffern sind eine häufige, vermeidbare Ursache für abgelehnte Einträge.
Schritt 7: Das EFS-Web-Paket zusammenstellen
- Konvertieren Sie alle Dokumente (Formulare, Kopien ausländischer Referenzen und NPL, Übersetzungen) in das für die Einreichung über EFS-Web zulässige PDF-Format.
- Benennen Sie jede Datei eindeutig und einheitlich, damit die Aktenführung für jeden, der die Akte später einsehen, verständlich bleibt.
- Vergewissern Sie sich, dass jede beigefügte Kopie vollständig und lesbar ist; ein unvollständiger Scan einer mehrseitigen NPL-Referenz gilt als unvollständige Offenlegung.
- Führen Sie eine abschließende Gegenprüfung durch: Stimmt die Referenznummer auf den Formularen mit der Anzahl der beigefügten Unterlagen überein? Stimmt der Gebührenbetrag mit der berechneten Gebührenstufe überein? Stimmt die Bescheinigung, falls vorhanden, mit den Fakten überein, die Sie in Schritt 5 überprüft haben?
Schritt 8: Einreichen und dokumentieren
Reichen Sie den Antrag über EFS-Web ein, speichern Sie die Einreichungsbestätigung und den Zeitstempel und aktualisieren Sie den internen Verfolgungsvermerk der Anmeldung mit der kumulierten Referenzanzahl und etwaigen gezahlten Gebühren, damit die nächste für diese Anmeldung eingereichte IDS von einer genauen Ausgangsbasis ausgeht und nicht auf einer Schätzung beruht.
Die manuelle Version im Vergleich zur Ein-Klick-Version
Das manuelle Durchlaufen dieser acht Schritte für einen einzelnen Antrag nimmt bei einem erfahrenen Rechtsassistenten in der Regel ein bis drei Stunden länger in Anspruch, wenn die Referenzliste lang ist, mehrere Sprachen umfasst oder die Abstimmung einer Gruppe miteinander verbundener Anträge erfordert. Multipliziert man dies mit einem vollen Terminkalender, wird die IDS-Zusammenstellung still und leise zu einem der größten Posten unterfakturierter Zeit in einer Patentkanzlei.
Max-IDS wurde genau auf diese Checkliste hin entwickelt: Es ruft automatisch Referenzen aus Familienanmeldungen, ausländischen Gegenmaßnahmen und früheren Einreichungen ab, entfernt Duplikate und überprüft die Vollständigkeit, ermittelt den korrekten Zeitraum gemäß 37 CFR 1.97 sowie die entsprechende Gebühr und erstellt in einem einzigen Schritt ein vollständig ausgefülltes, EFS-Web-fähiges Paket. Die Ermessensentscheidungen, die ein Rechtsassistent in jeder Phase trifft, sind nach wie vor von Bedeutung – die Automatisierung erspart lediglich die vielen Stunden manueller Arbeit, die damit verbunden sind. Einen tieferen Einblick in die Compliance-Regeln, die den gesamten Prozess regeln, finden Sie in unserem Ultimativen Leitfaden zu USPTO-IDSs.
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Häufig gestellte Fragen
Muss ich Kopien der in einer IDS angeführten US-Patente einreichen?
Nein. Kopien von US-Patenten und Veröffentlichungen von US-Patentanmeldungen sind nicht erforderlich, da das USPTO diese bereits in seinen eigenen Unterlagen hat. Kopien sind in der Regel für ausländische Patentdokumente und Nicht-Patentliteratur erforderlich, sofern diese nicht bereits im Rahmen derselben Anmeldung eingereicht wurden.
Was ist der häufigste Grund dafür, dass ein EFS-Web-IDS-Paket abgelehnt oder verzögert wird?
Die häufigste Ursache ist eine Fehleinschätzung, welches Einreichungsfenster gemäß 37 CFR 1.97 gilt, und die daraus resultierende Einreichung einer falschen Kombination aus Gebühr und Bescheinigung. Fehlende oder unleserliche Kopien der erforderlichen ausländischen Referenzen und Nicht-Patentliteratur sind das zweithäufigste Problem.
Wie lange dauert es in der Regel, ein IDS-Paket manuell vorzubereiten?
Für einen erfahrenen Rechtsassistenten dauert das manuelle Zusammenstellen von Referenzen, die Überprüfung der Vollständigkeit, die Berechnung der Gebühren, das Ausfüllen von Formularen und die Erstellung eines für EFS-Web geeigneten Pakets in der Regel ein bis drei Stunden pro Einreichung, je nach Anzahl und Komplexität der betreffenden Referenzen.
