Recherchen zur Betriebsfreiheit: Alles, was Sie wissen müssen

Die Durchführung einer ordnungsgemäßen Due-Diligence-Prüfung ist unverzichtbar, wenn Unternehmen vermeiden wollen, dass sie das geistige Eigentum eines anderen Unternehmens verletzen und in Rechtsstreitigkeiten verwickelt werden. Freedom to Operate Search ermöglicht es Ihnen, diese Risiken zu steuern und frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen. Dieser Artikel ist der perfekte Leitfaden für alle, die versuchen, diese Recherchen im Detail zu verstehen.

Was bedeutet die Suche nach der Betriebsfreiheit?

Ein Unternehmen hat dann "Handlungsfreiheit", wenn es seine Produkte entwickeln, herstellen und vermarkten kann, ohne von dritten Patentinhabern rechtlich belangt zu werden. Leider ist die unternehmerische Freiheit kein unveräußerliches Recht. Patentverletzungsklagen können dazu führen, dass sich die Produktfreigabe verzögert, das Produkt vollständig zurückgezogen wird oder jahrelange Entwicklungskosten, Prozesskosten, finanzielle Auswirkungen auf die Aktionäre und Rufschädigung verloren gehen. Daher muss man wachsam sein und proaktive Schritte unternehmen, um seine Interessen zu schützen. Dies geschieht in erster Linie durch die Durchführung einer Freedom-to-Operate (FTO)- oder Freigabebewertung, die einem Erfinder oder Unternehmen die nötige Sicherheit gibt, ein Produkt/eine Dienstleistung zu vermarkten, ohne bestehende Patentrechte zu verletzen.

Was ist eine FTO-Bewertung?

Eine FTO-Bewertung ist eine Recherche, Analyse und ein Rechtsgutachten, das sich auf die Ansprüche von Patenten Dritter konzentriert. Es handelt sich um eine relative Bewertung des geistigen Eigentums in Bezug auf ein Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt und in einer bestimmten Rechtsordnung. Diese Bewertungen werden in der Regel von einer Anwaltskanzlei oder einem Unternehmensjuristen durchgeführt.

Die Schlüsselfrage einer FTO-Analyse lässt sich wie folgt zusammenfassen: Gibt es bestehende aktive Patente, die mich an der Herstellung, dem Verkauf, der Verwendung oder dem Import meines Produkts oder Verfahrens hindern oder einschränken würden?

Eine FTO-Bewertung umfasst in der Regel die folgenden Schritte:

1. Identifizieren Sie Produktmerkmale für die Analyse.
2. Führen Sie eine Patentrecherche auf der Grundlage der Produktmerkmale durch.
3. Überprüfung von Patentansprüchen im Vergleich zu den Produktmerkmalen, um eine Bewertung vorzunehmen und diese den Beteiligten mitzuteilen.

Eine Reihe von wesentlichen Produktmerkmalen, Bildern und/oder erteilten Ansprüchen eines wichtigen Patents, das dem Unternehmen erteilt wurde, kann der Ausgangspunkt für die FTO-Recherche sein. Das gewünschte Produkt wird auf das Vorhandensein von Rechten Dritter untersucht, die aufgrund eines Patents bestehen oder die sich aus einer anhängigen Anmeldung ergeben können. Der Umfang der Recherche wird in der Regel nach Rücksprache mit dem Patentanwalt festgelegt und beschränkt sich auf die Länder oder Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen beabsichtigt, das Produkt herzustellen, zu verwenden, zu verkaufen oder zu importieren. Der Recherchenbericht enthält eine Liste der wichtigsten Patente einschließlich einer Zuordnung der Produktmerkmale zu den erteilten oder anhängigen Ansprüchen.

Die FTO-Analyse konzentriert sich auf die Patentansprüche, die den rechtlichen Anwendungsbereich des Patents in Bezug auf ein Produkt/eine Technologie festlegen. Andere Elemente des Patents wie die Beschreibung und die Zeichnungen sind weniger wichtig, können aber dennoch berücksichtigt werden. Der Anwalt bewertet das Verletzungsrisiko und kann eine Stellungnahme abgeben, dass die Produkte oder Dienstleistungen des Mandanten keine Patente verletzen werden. Ein FTO-Gutachten zeugt von der gebotenen Sorgfalt und bietet die Chance, eine Unterlassungsverfügung abzulehnen, die für das Geschäft schädlich sein kann. Es kann später auch vor dreifachem Schadenersatz wegen "vorsätzlicher Verletzung" schützen. In einigen Fällen wird ein FTO-Gutachten von einer umfassenderen Risikobewertung begleitet, z. B. einem Nichtigkeitsgutachten. Lesen Sie mehr über Recherchen zur Patentnichtigkeit.

Warum ist eine FTO-Durchsuchung wichtig?

Eine FTO-Patentrecherche ist für eine FTO-Bewertung unerlässlich und wird am besten von Patentrecherche-Experten durchgeführt. Der Freedom to Operate-Recherchebericht wird von einem Patentanwalt verwendet, um die Wahrscheinlichkeit zu bewerten, dass das Produkt/Verfahren bestehende Patentansprüche verletzen könnte.

Braucht man eine FTO-Recherche, wenn man bereits ein Patent hat?

Ja, insbesondere wenn Sie Ihr Produkt auf den Markt bringen. Patentrechte sind keine Garantie dafür, dass Ihr Produkt nicht gegen bestehende oder zukünftige Patentrechte Dritter verstößt. Auch wenn Ihr Produkt einige neuartige Merkmale aufweist, kann es dennoch Technologien verletzen, die durch andere Patente geschützt sind.

Wie kann ein IP-Dienstleister bei FTO-Recherchen helfen?

Angesichts der Bedeutung von FTO-/Clearance-Recherchen für Unternehmen ist es am besten, Unternehmen zu wählen, die erfahrene Rechercheure, branchenführende Datenbanken und die neuesten technologischen Hilfsmittel einsetzen, um genaue, kostengünstige und zeitnahe Ergebnisse zu liefern.

Hier finden Sie eine Liste von Informationen, die Sie an Suchanbieter übermitteln sollten, um die besten Ergebnisse zu erzielen:

 

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MaxVal's Ansatz zur FTO-Suche

Eine Freedom to Operate-Recherche ist mehr als nur die Durchführung einiger Abfragen und das Auffinden von Patenten. Der Patentrecherchenbericht sollte Faktoren berücksichtigen, die sich auf die nachgelagerte FTO-Analyse und -Stellungnahme auswirken werden. Im Folgenden werden einige Überlegungen für Recherchen als kontextbezogene Beispiele aufgeführt.

Für Unternehmen, die in Bereichen wie Pharmazeutika, Biotechnologie und Medizinprodukte tätig sind, empfehlen wir eine Reihe von gezielten FTO-Studien in einem frühen Stadium, in denen Merkmale berücksichtigt werden, die sich auf Ihr Produkt auswirken könnten. Dies gilt insbesondere für neu entstehende und sich schnell entwickelnde Technologien wie biotechnologische Erfindungen.

Nehmen wir das Beispiel des viel diskutierten Themas der mRNA-Impfstoffe. Beschleunigt durch die Pandemie haben sich mRNA-Impfstoffe als Gewinner gegenüber herkömmlichen Impfstofftechnologien erwiesen. Nahezu alle großen Pharmaunternehmen sind inzwischen über Partnerschaften, Fusionen und Lizenzen in diesen Bereich eingestiegen. Die IP- und Lizenzierungslandschaft ist komplex und umfasst verschiedene Technologien wie Plasmide, mRNA-Synthese und -Optimierung, Reinigung, Formulierung/Abgabesysteme sowie unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Die Patentstreitigkeiten um die Hauptakteure des COVID-19-Impfstoffs sind bereits ausführlich dokumentiert worden. Selbst die etablierten Unternehmen mit einem großen Patentportfolio wie Moderna sind nicht unproblematisch. Moderna sieht sich derzeit mit Verletzungsklagen und möglicherweise einer hohen Entschädigung für die Patente von Arbutus für die Lipid-Nanopartikel-Verabreichungstechnologie konfrontiert. Eine Freedom to Operate-Recherche kann solche Patente in einem viel früheren Stadium für eine Lizenzierung zu günstigen Bedingungen oder für Anfechtungen aufzeigen.

Ein weiterer Bereich mit grundlegenden Patenten, an denen universitäre Spin-offs beteiligt sind, und mit unklarer Lizenzvergabe ist CRISPR. Das Navigieren in der komplexen Landschaft ohne ein klares Verständnis der Konkurrenten und zukünftiger FTO-Bedenken kann eine potenzielle Herausforderung darstellen, insbesondere für Start-ups und große Unternehmen, die in diesen Bereich einsteigen.

Herausforderung: Einer unserer Kunden aus dem Bereich der Biowissenschaften wollte zwei gezielte FTO-Recherchen zu den Themen Nukleotid-Amplifikation, -Trennung und -Reinigung. Unsere Lösung: Das Expertenteam von MaxVal fand für ein bestimmtes Kriterium, das für den Kunden von größtem Interesse war, einen klaren Weg ohne Konkurrenzpatente in diesem Bereich. Wir identifizierten auch andere Merkmale mit potenziellen Auswirkungen. Insbesondere identifizierten wir eine Patentfamilie mit kürzlich genehmigten und anhängigen Anmeldungen in wichtigen Märkten, die weiterer Aufmerksamkeit bedurften. Das Ergebnis: Der Kunde stellte fest, dass unsere Ergebnisse "auf den Punkt" waren. Dank unserer Studie war das Team in der Lage, Patente von Wettbewerbern zu einem entscheidenden Zeitpunkt zu identifizieren. Wir erhielten eine Folgeanfrage für eine Nichtigkeitsrecherche, die zu Einspruchsverfahren/Gültigkeitsanfechtungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten führte.

Die Medizinprodukteindustrie bietet eine Vielzahl von Produkten an, die von einfachen Spritzen bis hin zu komplexen robotergestützten chirurgischen Maschinen reichen. Aufgrund des Aufkommens intelligenter medizinischer Geräte und des Internet der Dinge im Gesundheitswesen erleben wir eine Landschaft des Standes der Technik, die sich ausweitet und auf unkonventionellen Technologien basiert. Außerdem zeigen immer mehr neue Akteure Interesse und es werden neue Partnerschaften geschlossen. Medizintechnik-Start-ups und Medizintechnik-Giganten sollten FTO-Studien zu verschiedenen Meilensteinen in Erwägung ziehen, z. B. in der Ideenphase, bei Investitionen, Zulassungsanträgen und der Markteinführung. Umfassende FTOs sollten auch Suchstrategien beinhalten, die unkonventionelle Technologien/Wettbewerber für eine umfassendere Bewertung des Verletzungsrisikos berücksichtigen.

Herausforderung: Eine unserer Partnerkanzleien benötigte eine dringende und kosteneffektive Freedom to Operate-Recherche im Zusammenhang mit der Entwicklung einer speziellen Herzklappe. Unsere Lösung: Die Anwaltskanzlei fordert häufig Recherchen im Bereich der Medizinprodukte für mehrere Mandanten an. Da wir anwalts- und mandantenspezifische Anforderungen in unseren internen Prozessdokumenten festhalten, wussten wir, dass der jeweilige Mandant und Anwalt seine FTO-Rechercheberichte in einem bestimmten Format bevorzugte. Für ihre Berichte hoben wir Anspruchselemente hervor, die sich vom Produktmerkmal unterscheiden. Außerdem stellten wir Zeichnungen und Auszüge aus den Spezifikationen zur Verfügung, um dem Anwalt ein klareres Bild der Anspruchskonstruktion zu vermitteln. Das Ergebnis: Wir hatten zuvor an einer hochmodernen Recherche zum selben Thema mit einer Merkmalsmatrix gearbeitet, die dem Kunden half, seine IP-Landschaft zu fokussieren. Unsere Erfahrung in diesem Bereich und frühere Recherchen halfen uns, schnell relevante aktuelle Erteilungen und Anmeldungen zu identifizieren. Wir wussten auch, dass sie von vierteljährlichen Aktualisierungen und Warnmeldungen zur Überwachung bestimmter anhängiger Anmeldungen profitieren würden. Unsere Recherchen halfen dem Anwalt, Möglichkeiten zu erkennen, die zu einer Reihe von Patentierbarkeitsrecherchen führten.

Sektoren, die eine technologische Konvergenz und Digitalisierung erleben, sind potenzielle Ziele für Patentverletzungen. Insbesondere Automobilunternehmen sind aufgrund von Streitigkeiten über FRAND-Lizenzen ins Rampenlicht geraten. Im August 2020 erließ ein deutsches Gericht eine einstweilige Verfügung zu Gunsten von Nokia (Teil des Avanci-Patentpools) gegen den Verkauf von Mercedes Benz-Fahrzeugen mit Connected-Car-Funktionen in Deutschland, was zu einem späteren Vergleich führte. Der Daimler-Zulieferer Continental und andere OEMs wie BMW und Volkswagen sind nach der Klage von Avanci ebenfalls Lizenznehmer. Aufgrund der Konvergenz der Technologien und des zunehmenden Wertes von Konnektivitätskomponenten in Fahrzeugen sind weitere Klagen im Automobilbereich zu erwarten.

Für Unternehmen, die in Bereichen tätig sind, in denen eine große Anzahl von Patenten und verschiedene Akteure im Spiel sind, empfehlen wir die Durchführung umfassenderer Studien mit einem FTO-Schwerpunkt und die Berücksichtigung des Patentrisikos als einen der Faktoren bei der Auswahl der Produktmerkmale. Eine Studie sollte die Risiken von Hauptproduktmerkmalen und Komponenten berücksichtigen, Bereiche für vermehrte Patentanmeldungen/Erwerbe/Lizenzen identifizieren, Klarheit über das Prozessrisiko schaffen und sogar Patentinhaber identifizieren, die möglicherweise angefochten werden müssen. Lesen Sie unsere Fallstudie unten.

Herausforderung: Das interne Team eines großen Technologieunternehmens wandte sich an uns, um eine FTO-Studie über Hardwareprodukte durchzuführen. Es wollte das Verletzungsrisiko für seine Produktmerkmale nach einer Ideenrunde mit seinem F&E-Team verstehen. Das Unternehmen ist ein Ziel für nicht praktizierende Unternehmen und kleinere Akteure, die ihre Patente zu Geld machen wollen. Im Gespräch mit dem Rechtsbeistand wurde uns klar, dass die Anforderung für eine FTO-Recherche (oder eine Reihe von FTO-Recherchen) viel zu weit gefasst war. Außerdem wäre eine typische Landschaftsrecherche aus einer Sicht von 10.000 Fuß nicht ausreichend auf das Risiko einer Patentverletzung ausgerichtet. Unsere Lösung: Eine hybride, auf FTO ausgerichtete Landschaftssuche. In Absprache mit dem F&E-Team des Unternehmens haben wir zunächst eine Taxonomie mit FTO-Elementen erstellt. Auf der Grundlage des aktuellen Produkts und der Produkt-Roadmap des Unternehmens wurden alle kritischen Merkmale identifiziert, was zu einer Reihe von Schlüsselmerkmalen und über 100 sekundären Merkmalen führte. Aufgrund des Umfangs entwickelten wir automatisierte Ansätze für eine erste Vorauswahl von Patenten, gefolgt von einer Überprüfung durch Experten. Wir ergänzten die Patentrecherche mit einer umfassenderen Suche nach Rechtsstreitigkeiten, wobei wir proprietäre Tools einsetzten, um Anspruchsberechtigte und Knotenpunkte zu identifizieren, die ein hohes Prozessrisiko darstellen. Wir entwickelten auch einen maßgeschneiderten Bericht, um unsere Ergebnisse zu kommunizieren, und präsentierten ihn den Stakeholdern des Unternehmens. Das Ergebnis: Unsere maßgeschneiderte Lösung wurde von der Anwaltskanzlei für interne Referenzierungen, Due-Diligence-Prüfungen und die Nachverfolgung aktueller und zukünftiger Entwicklungen durch das F&E-Team verwendet. Sie mussten die Produktmerkmale nicht in allen Einzelheiten offenlegen, so dass ihre künftigen F&E-Pläne vertraulich blieben, während sie eine FTO-ähnliche Analyse auf der Grundlage mehrerer Produktmerkmale ermöglichten. Der Bericht ermöglichte den Beratern nicht nur ein Risikomanagement, sondern schuf auch einen Mehrwert für das F&E-Team, indem er Einblicke in die Aktivitäten der Wettbewerber und Zeitpläne für sich überschneidende Technologien bot. Die laufende Unterstützung stellte sicher, dass zahlreiche Folgefragen des F&E-Teams schnell beantwortet werden konnten. Ein Drilldown auf ein bestimmtes Unternehmen oder einen Technologiepfad reichte aus, um die meisten Folgefragen zu beantworten.

Tipps für bewährte Verfahren

• Auch wenn eine einmalige FTO-Recherche in einigen Bereichen ausreichend sein kann, ist es am besten, wenn in verschiedenen Phasen des Produktlebenszyklus fortlaufend FTO-Recherchen durchgeführt werden. Regelmäßige Aktualisierungen beugen auch dem Risiko vor, dass aufgrund der 18-monatigen Veröffentlichungs- und Verfolgungsverzögerung neuere Anmeldungen übersehen werden.
• Wenn Sie sich noch in der Prototypenphase befinden, kann es kosteneffizient sein, mehrere gezielte FTOs durchzuführen, indem Sie die Analyse auf bestimmte Gebiete, Patentinhaber oder Produktmerkmale beschränken.
• Ein wesentlicher Schritt in der Entwicklungs-/Voreinführungsphase besteht darin, sicherzustellen, dass die Patentrecherche nicht durch das neue Merkmal/die neue Verbesserung eingeschränkt wird, wenn eine umfassende FTO-Analyse erforderlich ist. Weiter gefasste Patentansprüche, die sich auf ein oder mehrere weniger wichtige Merkmale oder Herstellungsschritte konzentrieren, können immer noch bestehen und für die FTO-Bewertung relevant sein.
• Spezialisierte FTO-Suchen, z. B. auf der Grundlage biologischer Sequenzen (Nukleotide, Aminosäuren) oder chemischer Strukturen, erfordern eine sorgfältige Berücksichtigung ähnlicher Sequenzen/Strukturen bei der Suchstrategie in einer spezialisierten Datenbank wie STN.
• Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Einbeziehung von PCT-Anmeldungen zusätzlich zu den Ländern, die von Interesse sind.
• Ein guter FTO-Recherchebericht zeigt alle Patente auf, die möglicherweise lizenziert oder angefochten werden müssen, wodurch Zeit gespart und das Prozessrisiko verringert wird.
• Ein guter FTO-Recherchebericht bietet dem Unternehmen auch die Möglichkeit, mögliche Stolpersteine zu umgehen, bevor es wertvolle Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung steckt. Er kann auch zu anderen Ergebnissen führen, z. B. zur Substitution durch einen anderen Technologiepfad, wo dies möglich ist, oder zur vollständigen Aufgabe des Projekts.
• In einigen Fällen kann die Verfolgung des Ablaufs von Patenten (Analyse des Rechtsstatus) dabei helfen, den Zeitpunkt des Markteintritts festzulegen.
• Die Berichte sind so formatiert, dass sie den Anwälten helfen, Möglichkeiten zur Patentanmeldung zu erkennen.
• Verwendung mehrerer Datenbanken zur Erfassung und Validierung.
• Manuelle Überprüfung des Rechtsstatus und der letzten/ausgestellten Anträge.
• Kombinierte Recherchen zum Stand der Technik, z. B. zu FTO, Nichtigkeit, Stand der Technik/Landschaftsperspektive.
• Alert-Dienste und regelmäßige Aktualisierungen sorgen für Kontinuität, indem sie Ihnen helfen, den Überblick über neue Patent- und Nichtpatentliteratur sowie über Aktivitäten im Bereich der Patentverfolgung und Rechtsstreitigkeiten zu behalten.
• Nutzen Sie unser Fachwissen in den Bereichen Paralegal, Recherche und Analyse, um umfassende Risikoanalysen für Due-Diligence-Dienstleistungen zu erstellen.

Abschließende Überlegungen

Wir empfehlen die Inanspruchnahme von Recherchedienstleistern, die fachkundige Rechercheure, branchenführende Datenbanken und die neuesten technologischen Hilfsmittel einsetzen, um Ihnen qualitativ hochwertige Ergebnisse für FTO-Studien fristgerecht und innerhalb des Budgets zu liefern. Die Rechercheure von MaxVal kombinieren ihre Erfahrung und ihr Fachwissen, um eine solide und umfassende FTO-/Clearance-Recherche in branchenüblichen Datenbanken für Patente, wissenschaftliche Zeitschriften und andere Quellen wie Broschüren, Handbücher, Normen, Diplomarbeiten und Bilder durchzuführen.

Unser Expertenteam ist perfekt aufgestellt, um Anwaltskanzleien und Unternehmen mit FTO-, Nichtigkeits- und Due-Diligence-Dienstleistungen zu unterstützen. Die Recherchenberichte sind vertraulich, werden ohne Gutachten erstellt (es sei denn, sie werden ausdrücklich angefordert) und fallen unter das Anwaltsgeheimnis.

Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, wenn Sie mehr über unsere Strategien zur Durchführung einer Freedom-to-Operate-Recherche erfahren möchten.