Patentstreitigkeiten vor den US-Bezirksgerichten und dem Patent Trial and Appeal Board (PTAB) nehmen nach Angaben der WIPR kontinuierlich zu. Unternehmen und ihre Anwälte, die dem Risiko der Geltendmachung von Ansprüchen begegnen oder mit Zuversicht verhandeln wollen, benötigen kurzfristig prozessfähige Nichtigkeitsrecherchenberichte. In diesem Artikel werden Patentnichtigkeitsrecherchen im Detail erörtert, einschließlich der Frage, was sie sind, wie sie durchgeführt werden, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um die besten Suchergebnisse zu erzielen, sowie Fallstudien und vieles mehr.
Nichtigkeitsrecherchen vs. andere Patentrecherchen
Die Nichtigkeitsrecherche ähnelt der Patentierbarkeitsrecherche insofern, als wir weltweit nach Dokumenten zum Stand der Technik suchen. Die an der Recherche interessierte Partei kann der Patentinhaber oder eine dritte Partei sein. Sie kann als eine Recherche nach der Erteilung oder nach der Prüfung angesehen werden, da wir nach Stand der Technik suchen, der vom Prüfer möglicherweise übersehen wurde. Bei der Recherche wird eine Datumsbeschränkung angewendet, um Dokumente auf der Grundlage der Priorität des Patentanspruchs zu ermitteln. Das Hauptaugenmerk bei der Nichtigkeitsrecherche liegt in der Regel auf der Neuheit. Auf der nächsten Ebene geht es darum, Referenzen zu finden, die in Kombination verwendet werden können, um zu zeigen, dass die Erfindung naheliegend ist oder nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Die besten Nichtigkeitsrecherchen umfassen eine Vielzahl von Patent- und Nichtpatentliteratur, die einen Einfluss auf die Neuheit oder Nichtoffensichtlichkeit des Patents haben.
Nichtigkeitsrecherchen unterscheiden sich von anderen Arten von Patentrecherchen, da sie eine detaillierte Untersuchung der Patentansprüche, der Beschreibung, des Aktenumschlags, der Patentfamilie, früherer Rechtsstreitigkeiten und der Verfolgungsgeschichte im Hinblick auf den/die ermittelten Stand der Technik erfordern. Der Schwerpunkt der Nichtigkeitsrecherche liegt auf der Anspruchssprache und nicht auf der Gesamtidee der Erfindung. Ein klares Verständnis der Anspruchsauslegung und früherer Argumente ist unerlässlich. Eine breit angelegte Suche nach Patent- und Nichtpatentliteratur und eine präzise Berichterstattung auf der Grundlage der Kundenanforderungen sind Voraussetzung für optimale Ergebnisse.
Warum wird diese Suche durchgeführt?
Eine Nichtigkeitsrecherche wird im Allgemeinen aus einem von zwei Gründen durchgeführt - zur Verteidigung oder zum Angriff. Offensiv kann die Recherche durchgeführt werden, um den Stand der Technik zu ermitteln, um die Gültigkeit des Patents eines Konkurrenten anzufechten, z. B. in der Phase vor oder nach der Erteilung in verschiedenen Gerichtsbarkeiten (auch als Einspruchsrecherche bekannt). Defensiv kann die Recherche entscheidend sein, um die Gültigkeit eines Patents anzufechten, das gegen ein Unternehmen im Rahmen einer Patentverletzungsklage geltend gemacht wird. In solchen Verfahren argumentiert der Beklagte häufig, dass der/die Anspruch(e) des geltend gemachten Patents gar nicht erst hätte(n) erteilt werden dürfen.
Patentrecherchen sind jedoch nicht nur auf die Nichtigkeit beschränkt. Eine Validitätsrecherche ist eine weitere beliebte Recherche, die von Patentinhabern durchgeführt wird, um Referenzen zu ermitteln, die möglicherweise die Gültigkeit ihrer Patentansprüche anfechten könnten. Dies ist die beste Option, um Bedenken auszuräumen und die besten Patentansprüche zu ermitteln, die einer Anfechtung standhalten. Sie ermöglicht es den Inhabern auch, proaktive Schritte zu unternehmen, um etwaige Schwachstellen in ihrem Portfolio zu beseitigen. Potenzielle Käufer können auch an der Durchführung von Validitätsstudien als Teil ihrer Due-Diligence-Prüfung interessiert sein, um wertvolle Patente zu identifizieren, die in ihre Portfolios aufgenommen werden können.
Die Ergebnisse der Recherche werden von den Anwälten für die interne Analyse und Stellungnahme zur Gültigkeit des Patents verwendet.
Wie IP-Dienstleister helfen können
Angesichts der Bedeutung von Patentnichtigkeitsrecherchen für Unternehmen ist es am besten, Firmen zu wählen, die erfahrene Rechercheure, branchenführende Datenbanken und die neuesten technologischen Hilfsmittel einsetzen, um genaue, kostengünstige und zeitnahe Ergebnisse zu liefern.
Im Folgenden finden Sie eine Liste von Informationen, die Unternehmen an ihre Suchanbieter übermitteln sollten, um die besten Ergebnisse zu erzielen:
Erfahren Sie, wie MaxVal Organisationen wie die Ihre bei Recherchen zur Invalidität unterstützen kann.
MaxVal's Ansatz zur Invaliditätssuche
MaxVal führt Recherchen zum Stand der Technik, einschließlich Recherchen zur Patentnichtigkeit, durch, indem wir die Verfahrensgeschichte, die Zusammenfassung und die Strategien des Prüfers, den zitierten Stand der Technik und frühere Recherchenberichte sowie die Geschichte von Rechtsstreitigkeiten untersuchen, um Schwachstellen zu ermitteln, die gezielt angegangen werden können. Wir sind darauf spezialisiert, verborgene oder obskure Kunstwerke auf der Grundlage unserer weltweiten Recherchen zu finden. Um den Ansatz besser zu verstehen, schauen wir uns den Fall von Pearl IP Licensing an, den unser Team durch unseren proprietären Patent Litigation Tracker identifiziert hat.
Die Klägerin, Pearl IP Licensing LLC, reichte am 26. August 2021 beim Bezirksgericht von Delaware eine Patentverletzungsklage gegen ThermoFisher Scientific ein (1:21-cv-01220), in der sie behauptete, dass die Ultra-Tiefkühlgeräte der TSX-Serie ihr US-Patent 6,819,539 ('539-Patent oder Wright et al.) verletzen. Am 4. November 2021 wurde eine Mitteilung über die freiwillige Einstellung des Verfahrens veröffentlicht, ein Ergebnis, das wahrscheinlich auf eine Einigung zwischen den beteiligten Parteien zurückzuführen ist. Das der Pearl IP Licensing LLC zugewiesene Patent '539 wurde ursprünglich von der Cypress Semiconductor Corp. angemeldet. Interessanterweise wurde das inzwischen abgelaufene '539-Patent in 21 Fällen angeführt, die in den letzten zwei Jahren von derselben Patentverwertungsgesellschaft (PAE) eingereicht wurden.
Zu den anderen namhaften Unternehmen, gegen die die PAE vorging, gehören AT&T (6:20-cv-00350), ABB (1:21-cv-00311), Eaton (1:21-cv-00888), Rockwell (1:21-cv-00608), Schneider Electric (1:21-cv-00313) und T-Mobile (6:20-cv-00260) mit identischem Ergebnis.
Abb. 1: Ein Verfahren zur Wiederherstellung und Rückstellung von Schaltkreisen im Falle von Überlastungsbedingungen, die in erster Linie zum Versagen des Schaltkreises führen(Quelle: Wright et al.)
Die Ermittlung neuer Stand der Technik zu einem Patent, das in mehreren Patentstreitigkeiten geltend gemacht wird, ist bereits eine entmutigende Aufgabe. Eine solche Aufgabe kann mehrere Tage der Recherche und Analyse von Dokumenten in Anspruch nehmen. Um die Herausforderung noch zu vergrößern, haben wir unseren Rechercheur gebeten, innerhalb einer Stunde eine Patentnichtigkeitsrecherche durchzuführen. Der besagte Rechercheur fand schnell eine Referenz - JP3109572B2(Iwasaki et al.), die möglicherweise die Neuheit des Patents '539 in Frage stellt. Einer der Hauptaspekte der Erfindung von Iwasaki et al. war ein Speichermedium, das die Überlastungsbedingungen speichert und die gespeicherten Ereignisse mit neu aufgetretenen Fehlerereignissen vergleicht, um zu entscheiden, ob Rücksetz- oder Wiederherstellungsverfahren anzuwenden sind. Dieser Aspekt wurde in den vom Prüfer angeführten Referenzen nicht behandelt.
Da ein wichtiger Aspekt des geltend gemachten Patents darin bestand, Ausfallereignisse während ihres Auftretens zu speichern und sie mit zuvor gespeicherten Ereignissen zu vergleichen, um eine geeignete Maßnahme zum Schutz des Schaltkreises zu ergreifen, glauben wir, dass die Referenz von Iwasaki et al. die besten Chancen hat, das Patent '539 zu entkräften. Das liegt daran, dass sie eindeutig die Anwendung von Wiederherstellungs- oder Wiederherstellungsprozeduren während eines Fehlerereignisses beschreibt, indem sie nach zuvor gespeicherten Ereignissen sucht, um die richtige Entscheidung zum Schutz des Schaltkreises zu treffen. Die Patentreferenz* wurde durch die Anwendung zusätzlicher Strategien entdeckt, die nicht Teil der Suchstrategien des Prüfers waren. Mit mehr Zeit wird unser Rechercheur wahrscheinlich noch mehr solcher Patent- und Nicht-Patentliteraturdokumente finden.
*Soweit uns bekannt ist, wurde der Hinweis in keinem der damit verbundenen Fälle aufgegriffen oder an anderer Stelle erwähnt.
Unsere Erfolgsgeschichten
In einem Fall wurde MaxVal von den Anwälten eines kleinen Medizintechnikunternehmens gebeten, eine Nichtigkeitsrecherche zu einem Patent durchzuführen, das von einem Medizintechnikriesen geltend gemacht wurde. Bei der Recherche fand unser Team die Dissertation des Haupterfinders des fraglichen Patents, in der der Erfindungsgegenstand des fraglichen Patents vollständig beschrieben wurde. Noch wichtiger ist, dass die Dissertation mehr als ein Jahr vor der Einreichung der Patentanmeldungen veröffentlicht wurde. Der Mandant hätte sich kein besseres 102(b)-Argument wünschen können. Die Angelegenheit wurde nicht vor Gericht ausgetragen, sondern als Druckmittel für Lizenzverhandlungen genutzt.
In einem anderen Fall, bei dem es um Millimeterwellen-Kommunikationssysteme ging, identifizierte MaxVal mehrere Patente und technische Literatur, die es unserem Kanzleipartner ermöglichten, alle Anspruchsbegrenzungen in einem gegen seinen Mandanten geltend gemachten Patent für ungültig zu erklären.
In einem weiteren Fall nutzte MaxVal Bilder (und ein Video, das wir auf einer beliebten Video-Sharing-Plattform gefunden hatten), um eine wichtige Schlussfolgerung in Bezug auf die Konstruktion und Funktionsweise eines Geräts zur Lebensmittelverarbeitung zu untermauern. Auch hier war der Kunde von unseren Ergebnissen begeistert und nutzte die Beweise, um die Bedingungen mit dem Patentinhaber erfolgreich auszuhandeln.
Abschließende Überlegungen
Heutzutage nutzen die meisten Unternehmen Rechte an geistigem Eigentum wie Patente, um ihr Geschäft zu vergrößern und zu sichern. Diese Patente können jedoch aus verschiedenen Gründen von anderen Unternehmen (Klägern) angefochten werden. Eine wirksame Möglichkeit, diesen Behauptungen entgegenzutreten, ist die Durchführung umfassender Recherchen zur Patentnichtigkeit.
Wenn Sie zu den Unternehmen gehören, die vor einer ähnlichen Herausforderung stehen, kann die Recherche zum Stand der Technik von MaxVal Ihre Rettung sein. Unsere Experten kombinieren ihre umfangreiche Erfahrung und ihr Fachwissen mit den neuesten Tools, um solide und umfassende Recherchen zum Stand der Technik durchzuführen.
Lesen Sie auch unseren Bericht "Patent Litigation Trends", der sich mit Fällen vor US-Bezirksgerichten, PTAB-Einreichungen, Berufungen vor dem Federal Circuit und mehr befasst.
Fußnoten:
